疑问1:专利先递交后面审查员指的时候再补数据行吗?
不行。很多医学专家用文章投稿时补充数据的思维看待专利的补充数据,故而会有一个思维误区:以为可以先递交专利申请,等审查员指出数据问题的时候再补充。实际上,专利中的补充数据和文章投稿中的补充数据完全不同。
专利中的补充数据 | 文章投稿中的补充数据 | |
是否允许补充 | 原则上不允许。 | 通常允许,甚至鼓励。 |
原因 | 专利具有极强的法律时效性。申请日是一个不可动摇的基准点,确保“公开换保护”。 | 文章没有严格的法律时效要求。审稿人和编辑关心的是文章最终版本的科学严谨性,数据论证是否足够坚实。 |
对补充数据的要求 | 数据仅用于“解释”,所“解释的观点在原始专利文件必须有明确记载或隐含提示”。不能引入原始申请未记载的新技术事实。 | 只要新数据不改变文章的核心主张都行。可以是为了回应审稿人质疑而进行的新实验、新分析,只要它们能强化核心结论。 |
数据审核人及审核要求 | 审查员,亦是法律的守门人。其职责是确保授权专利的合法性,防止因补充数据造成权利范围不当扩大。 | 审稿人,亦是科学的把关人。其职责是提升期刊学术质量,确保发表的研究因数据详实而经得起推敲。 |
补充数据的后果与风险 | 高风险。不当的补充数据可能导致数据不被接受、说明书公开不充分、不具备创造性而被驳回,或在后续无效程序中被宣告专利权无效。 | 低风险。补充数据是正常学术交流的一部分。最坏的结果是数据仍不足以说服审稿人,导致文章被拒。 |
疑问2:为什么专利不允许随意补充数据?
中国和绝大多数国家一样,实行先申请制。这意味着,专利保护授予最先提交申请的人。与此相对应的核心原则是 “公开换保护” :要求多大的保护范围,就必须在申请日当天公开足够的技术内容,使得所属领域的技术人员能够实现该发明。
换言之,如果专利文件可以随意补充数据,那么一旦审查员对技术效果提出质疑,认为说明书公开不充分,或者申请文件声称的技术效果无法确认,从而认为发明不具备创造性时,发明人就可以伺机补充支持数据,公众在发明人“补数据”的那个时间点,才看到完整的发明,但发明人的权利却从更早的申请日就开始计算了。发明人用不完整的信息,提前“圈占”了保护范围,属于“空手套白狼”,这对公众不公平。
疑问3:专利申请中什么样类型的数据是允许补充的?
1. 原始说明书中已经明确记载或隐含提示了某个技术效果。例如,专利文本中写道“本发明的组合物具有优异的抗腐蚀性能”。审查员质疑:“如何证明‘优异’?” 此时,可以补充详细的实验数据,来量化并证明这个当初已经声称的效果。这里的补数据,是让原本模糊的“优异”变得清晰,但前提是“抗腐蚀”这个技术效果本身在申请日已经公开。
2. 基于审查员找的对比文件,通过补充“对比”数据,证明本申请较对比文件有更好的有益效果。此时,补充数据的目的不是引入一个新的发明内容,而是为了 “证明一个在原始申请文件中已经隐含的技术效果”——即,技术方案相对于现有技术确实产生了预料不到的优异效果,用于直接回应审查员关于“创造性”的质疑。
2021年最新修改的《专利审查指南》对补充数据采取了较之前更为“宽容”的态度,即:补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。“对于申请日之后申请人为满足专利法第二十二条第三款、第二十六条第三款等要求补交的实验数据,审查员应当予以审查。
疑问4:如果非要专利补充数据,有什么好的策略建议?
下下策 | 先交空壳,审查时再补核心数据,会导致公开不充分、不具备创造性而被驳回。 |
上上策 | 充分利用优先权制度递交专利初稿(推荐不提前公开、视撤或主动撤回),在12个月内完善数据和文本,要求优先权后再次递交。通过该策略,能合法的为自己争取12个月的时间。 |
当然,预防是最好的策略,强烈推荐申请前准备好充分详实的数据,这是最安全的解决方案。
除非万不得已,不要在数据不全的情况下仓促申请专利。如果为了抢占申请日而不得不先提交,请确保原始文件已经满足了“充分公开”的最低要求,并立即规划在优先权期(12个月)内提交一份数据完善的正式申请。在专利审查中,补充数据是一项风险很高的操作,强烈建议在此操作前咨询专业的专利代理师。
